Technologie Lizenzvertrag in USA

1. Einführung:
Ein Technologie Lizenzvertrag in den USA ermöglicht deutschen Unternehmen, die über wertvolles geistiges Eigentum verfügen, ihr Potential in den USA erheblich zu steigern. Denn die USA bietet einen attraktiven Markt für deutsche Unternehmen und verfügt ferner über ein zuverlässiges Rechtssystem zum Schutz der Immaterialgüterrechte (auch als geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte oder Intellectual Property bekannt). Die Expansion oder der Ausbau einer bereits vorhandenen Marktpräsenz über einen Technologie-Lizenzvertrag in die USA ist besonders attraktiv, weil sich Investitionen hierfür in Grenzen halten und daher das Risiko überschaubar bleibt. Der Technologie-Lizenzvertrag stellt somit eine Alternative zu den anderen Expansionsmöglichkeiten wie z.B. den Indirektvertrieb (Handelsvertreter oder Distributor) oder die selbständige US-Tochtergesellschaft dar. Dieser Rechtsbeitrag zeigt anhand eines hypothetischen Falls worauf beim Abschluss von Technologie-Lizenzverträgen in den USA zu achten ist. Prinzipien hinsichtlich der Lizenzierung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und Know-how (nachfolgend auch als „Trade Secrets“ bezeichnet) in den USA werden schwerpunktmäßig erläutert. Ferner können diese Prinzipien teilweise relevant sein bei US-Vertriebsverträgen und Lizenzverträgen in den USA hinsichtlich anderer Schutzrechte wie z.B. Marken.

2. Fallbeispiel:
Die in Deutschland ansässige „Erfinderisch GmbH“ ist einer der Marktführer eines Produktes. Sowohl das Herstellungsverfahren als auch das Produkt der „Erfinderisch GmbH“ ist weder patentiert noch allgemein bekannt, gilt jedoch als Innovativ und wird vertraulich gehandhabt um die Wettbewerbsvorteile der „Erfinderisch GmbH“ zu wahren. Bislang hat die „Erfinderisch GmbH“ den Markt in den USA nicht bzw. nur geringfügig erschlossen. Die Geschäftsleitung der „Erfinderisch GmbH“ hat neulich auf einer internationalen Messe Kontakt mit dem US-amerikanischen Unternehmen aus dem Bundesstaat Florida „Good Faith Corp.“ aufgenommen. „Good Faith Corp.“ zeigt Interesse und wäre in der Lage die Produkte der „Erfinderisch GmbH“ in den USA herzustellen und in allen 50 US-Bundesländern zu vertreiben. Die Geschäftsleitung der „Erfinderisch GmbH“ beschließt eine eingehende Prüfung vorzunehmen. Die Geschäftsleitung der „Erfinderisch GmbH“ stellt sich zunächst nachfolgende Fragen: Wie soll die Prüfung erfolgen? Wie schafft die „Erfinderisch GmbH“ eine optimale Grundlage für eine gute Geschäftsbeziehung mit „Good Faith Corp.“? Welche Vertragsgrundlage ist erforderlich, um die Interessen von „Erfinderisch GmbH“ zu wahren?

3. Prozessabläufe und notwendige Verträge:
Die „Erfinderisch GmbH“ sollte zunächst eine Prüfung über die Seriosität, Marktreputation und Bonität der „Good Faith Corp.“ vornehmen. Die Erfüllung dieser Kriterien ist Grundvoraussetzung für eine belastbare Geschäftsbeziehung. Bei zufriedenstellenden Ergebnissen kann ein Informationsaustausch in einer oder zwei Phasen im Rahmen der Prüfung der Geschäftsmöglichkeit stattfinden. Als Grundlage für den Informationsaustausch sollten die „Erfinderisch GmbH“ und die „Good Faith Corp.“ eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen, um die ausgetauschten Informationen (in diesem Fall: Trade Secrets) zu schützen. Auf Basis des Informationsaustauschs findet eine technische und betriebswirtschaftliche Prüfung (due diligence) statt. Die Ergebnisse der Prüfung zeigen dann in welchem Rahmen das Geschäftsvorhaben möglich wäre. So wird eine Basis geschaffen auf deren Grundlage Vertragsverhandlungen beginnen können. Die Verhandlungsergebnisse führen zum Abschluss eines Technologie-Lizenzvertrages zwischen der „Erfinderisch GmbH“ als Lizenzgeber und der „Good Faith Corp.“ als Lizenznehmer. Gegenstand der Lizenzrechte sind hauptsächlich die Trade Secrets, d.h. die Technologie der „Erfinderisch GmbH“. Ein Marken-Lizenzvertrag für das Vertragsgebiet in den USA kommt ggf. hier auch in Frage. Nach Vertragsabschluss wird das Projekt zur Umsetzung der Vereinbarungen an die entsprechenden Teams (z.B. Produktion, Vertrieb, Unternehmensentwicklung) weitergegeben.

4. Rechtshintergrund:
Dieser Abschnitt erläutert den Rechtshintergrund der Vertragsbeziehung bei der Lizenzierung von Trade Secrets in den USA. Für Praxishinweise kann gleich zum Abschnitt „5. Vertragspraxis und Vertragsgestaltung“ vorgesprungen werden.

a. Rechtsqualifikation.
Im weitesten Sinne können Trade Secrets als ein Immaterialgüterrecht rechtlich subsumiert werden. Dennoch erfolgt eine sachliche Abgrenzung der Trade Secrets innerhalb der Immaterialgüterrechte. Die Rechte am traditionellen geistigen Eigentum (wie z.B. Patent, Marke und Urheberrechte) erlauben ausschließlich deren Inhaber über diese immateriellen Wirtschaftsgüter zu verfügen und diese zu verwerten. Der Inhaber solcher Immaterialgüter kann einem Dritten die Verwertung verbieten. Im Gegensatz dazu: „Wenngleich auch [Trade Secrets] ein Immaterialgut darstellen, wird ihr Schutz im Wege der Zugangskontrolle gewährleistet, nicht durch ihre Ausformung als Ausschließungsrecht.“FN1 Der Schwerpunkt liegt somit im Bereich des Lauterkeitsrechts. Diese Abgrenzung führt ferner dazu, dass die analoge Anwendung von sachenrechtlichen Gedanken, wie z.B. Ersterwerb des Eigentums (initial title) sowie Eigentumskette (chain of title) bei Trade Secrets schwer möglich ist.

Ferner ergeben sich bei der Rechtsentstehung Unterschiede. Rechte am traditionellen geistigen Eigentum setzen oft auch voraus, dass der Inhaber die Rechte bei der zuständigen Behörde angemeldet bzw. registriert hat. Die Schutzvorschriften für Trade Secrets setzen im Gegensatz dazu keine Anmeldung voraus.

b. Internationales Immaterialgüterrecht.
Bei internationalen Verträgen stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht. Das Internationale Privatrecht sowie das Internationale Immaterialgüterrecht liefert Antworten auf diese Fragen. Zunächst wird ermittelt, welche Rechtsbereiche überhaupt betroffen sind. Danach erfolgt die Anknüpfung an das anwendbare Recht. Hier geht es, hinsichtlich der Immaterialgüterrechte, zum einen um die schuldrechtliche Anknüpfung und die lauterkeitsrechtliche Anknüpfung und zum anderen um die Anknüpfung bezüglich der dinglichen Aspekte. Dingliche Aspekte umfassen z.B. die Entstehung, die Inhaberschaft, den Inhalt und die Verfügungsgeschäfte (auch die Lizenzierbarkeit von Rechten und welche Rechte in Bezug auf ein Immaterialgüterrecht überhaupt eingeräumt werden können) des Immaterialguts.

Beherrschender Grundsatz des Immaterialgüterrechts ist die Maßgeblichkeit des Rechts des Schutzlandes (lex loci protectionis) hinsichtlich der dinglichen Aspekte des Immaterialguts. Von diesem Grundsatz können die Parteien nicht abweichen.FN2 Für den vorliegenden Fall bedeutet das, dass das US-Recht auf die dinglichen Aspekte der Trade Secrets und die Lizenzierbarkeit derer Anwendung findet. Hiervon zu unterscheiden ist das Recht, das auf die schuldrechtlichen Verpflichtungen anwendbar ist. Hierfür wird an das Vertragsstatut angeknüpft. Mangels einer von den Parteien getroffenen Rechtswahl ist das Vertragsstatut gemäß den Regeln des internationalen Vertragsrechts zu ermitteln. Gemäß diesen Regeln „unterliegt der Vertrag [üblicherweise] dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung aufweist“, in USA auch als „most significant relationship test“ oder „center of gravity or grouping of contacts theory“ bekannt.FN3 Es ist jedoch allgemein üblich und akzeptiert, dass die Parteien durch eine Rechtswahlklausel im Vertrag das anwendbare Recht bezüglich des Schuldverhältnisses frei bestimmen dürfen.FN4

c. Rechtsquellen und Rechtsvergleich
In allen 50 US-Bundesländern werden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse durch den Uniform Trade Secrets Act (UTSA) gesetzlich geschützt.FN5 Daher kann von einer relativ homogenen Rechtsvereinheitlichung hinsichtlich der Trade Secrets in den USA gesprochen werden. Trade Secrets sind solche Informationen, die die nachstehenden Kriterien (im Sinne einer Legaldefinition) erfüllen: (i) sie sind von kommerziellen Wert, weil sie geheim und nicht allgemein bekannt sind und gleichzeitig nicht ohne weiteres für jene Personenkreise zugänglich sind, die einen kommerziellen Wert aus der Veröffentlichung oder Verwendung dieser Informationen ziehen können, und (ii) sie sind Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen.FN6 Im Falle einer Rechtsverletzung (rechtswidriger Erwerb, rechtwidrige Nutzung und rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen) bietet der UTSA einige Rechtsmittel, wie zum Beispiel die einstweilige Verfügung oder auch Inanspruchnahme von Schadensersatz, der ggf. den ermittelten Schaden um das Doppelte übersteigen kann (sogenannte „exemplary damages“).

In Deutschland sind Normen zum Schutz von Trade Secrets vor allem im Rechtsbereich des unlauteren Wettbewerbs anzutreffen. § 3 UWG i. V. m. § 823 Abs. 2 BGB begründen zum Beispiel zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei rechtswidriger Verwendung von Trade Secrets. Strafrechtlich werden Geschäfts-und Betriebsgeheimnisse konkret in den §§ 17, 18 UWG genannt. Im vertriebsrechtlichen Bereich unterliegt der Handelsvertreter gemäß § 90 HGB bestimmten Schranken hinsichtlich Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.

Eine Rechtsvereinheitlichung zum Schutz von Trade Secrets wird zwischenzeitlich auch in Europa angestrebt.FN7 In dem EU Richtlinienvorschlag wurde die Definition von Geschäftsgeheimnissen im Wesentlichen von der Definition des Art. 39 des TRIPS-Abkommen vom 1.01.1995 übernommen.FN8 Die Definition im TRIPS-Abkommen kommt der Definition in § 1 (4) UTSA sehr nah. Somit wird die Rechtvereinheitlichung der Legaldefinition und der Schutzumfang in diesem Bereich zwischen den USA und Europa ermöglicht.

5. Vertragspraxis und Vertragsgestaltung.
Wie bereits erwähnt wird der Schutzzweck der Trade Secrets Normen durch die Zugangskontrolle zu geheimen Informationen gewährleistet. Der Normschutz gilt daher nicht, wenn die Informationen freiwillig dem anderen Geschäftspartner offengelegt wurden und keine Vereinbarung über die Geheimhaltung oder Verwendung der Informationen getroffen wurde. Um die Rechts- und Wirtschaftsinteressen des Technologiegebers zu wahren ist die vertragliche Bindung daher vor Offenlegung der Informationen erforderlich. Der Vertrag führt dazu, dass die Beziehung zwischen den Parteien auch durch vertragsrechtliche Normen ergänzt wird mit der Folge einer unschädlichen Normenkonkurrenz mit dem Lauterkeitsrecht. § 7 UTSA schreibt ausdrücklich vor, dass vertragsrechtliche Ansprüche keineswegs durch das UTSA verdrängt oder ersetzt werden.

a. Inhalte und Formulierungen des Technologie-Lizenzvertrages
Der Technologie-Lizenzvertrag für Trade Secrets in den USA ist vom Inhalt und Aufbau mit anderen Lizenzverträgen, auch solchen aus dem deutschen Rechtssystem, vergleichbar. Die Vertragshauptpflichten bestehen aus der Gewährung von Nutzungsrechten einerseits und Bezahlung der vereinbarten Gegenleistung andererseits. Die Geldleistungen für die Lizenzrechte werden sehr oft „royalty“ genannt und können verschiedenartig strukturiert werden, z.B. als Vorabzahlung und/oder monatliche Fixzahlung oder variable umsatzabhängige Zahlung.

Der Lizenzgeber soll auf einige Details genau achten. Vor allem muss der Lizenzgegenstand eindeutig beschrieben werden – nicht nur um den Bestimmtheitsgrundsatz zu erfüllen, sondern auch um Konfliktpotential der Parteien vorzubeugen. Ziel ist, die Tatbestandsmerkmale der Legaldefinition für die Anerkennung der Trade Secrets Rechte durch das anwendbare Recht (lex loci protectionis) soweit wie möglich zu erfüllen. Der Lizenzgeber beugt möglichen Einwänden des Lizenznehmers vor, dass es nie um schutzfähige Trade Secrets gegangen wäre, indem im Vertrag ausdrücklich die Eigenschaft als Trade Secret durch den Lizenznehmer bestätigt wird. Von einer deklaratorischen Aussage im Vertrag, dass es ausschließlich um Trade Secrets im Sinne der Legaldefinition geht soll dennoch eher abgesehen werden. Denn sollte dies nicht der Fall sein besteht Gefahr, dass der Vertrag ggf. wegen Irrtum als unwirksam angefochten werden kann. Risiken hieraus können entschärft werden, indem ein Auffangbegriff im Vertrag aufgenommen wird, der das Szenario abdeckt, falls der Lizenzgegenstand nicht die Legaldefinition der Trade Secrets erfüllt. Auch wenn keine gesetzlichen Ansprüche bestehen, können dann noch Ansprüche (z.B. auf Schadensersatz) wegen Vertragsbruch (breach of contract) geltend gemacht werden.

Ferner soll der Vertrag genau beschreiben, wie die Nutzungsrechte ausgestaltet werden. Eine wichtige Frage ist, ob die Nutzungsrechte beschränkt werden sollen oder unbeschränkt bestehen. Hier kommen vor allem Einschränkungen bezüglich der Territorialen Abdeckung, des Marktbereichs (field of use) und der Nutzungsdauer in Betracht. Falls der Lizenznehmer die Produkte auch unter der Marke des Technologiegebers vertreiben und verkaufen soll, dann muss der Vertrag auch eine Markenlizenz und Regelungen u.a. hinsichtlich der Produktqualität beinhalten. Der Lizenzgeber benötigt in diesem Zusammenhang auch Informations- und Aufsichtsrechte. Der Vertrag soll auch regeln, welche Rechtsfolgen bei Vertragsbruch eintreten. Vorangegangenes erläutert nur einige (aber nicht alle) der wichtigsten Regelungsgegenstände eines Trade Secrets Lizenzvertrags in den USA.

b. Rechts- und Prozesssicherheit
In der Praxis sind schlichte Strukturen und Klarheit über anwendbares Recht, Streitschlichtung und ggf. Vollstreckungssicherheit zu bevorzugen. Der Lizenzgeber möchte vor allem darüber Sicherheit haben, dass er nicht nur seine Ansprüche geltend machen kann, sondern diese, falls erforderlich, auch wirksam vollstrecken kann. In diesem Zusammenhang spielt die Gerichtswahlklausel (Prorogation) auch eine große Rolle. Wie Rechtssicherheit hinsichtlich des anwendbaren Rechts, der Urteilsanerkennung und der Vollstreckbarkeit am besten erreicht werden kann, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Für den vorliegenden Fall werden nachstehend zwei Varianten näher erläutert und empfohlen.

(i) In der 1. Variante weisen die Rechtswahl- und Gerichtswahlklauseln auf das lokale Recht und das lokale Gericht hin. Dies führt zu einem Gleichlauf zwischen der Rechtsanknüpfung und dem Recht des zuständigen Gerichts (lex fori). Das Recht des Bundesstaates Florida wird durch ein Gericht in Florida angewandt. Diese Lösung berücksichtigt insbesondere die Tatsache, dass bei Lizenzverhältnissen vertragliche Ansprüche und deliktische Ansprüche aus Verletzung des Immaterialgüterrechts häufig zusammen treffen. Eine suboptimale Variante, bei der ein Florida Gericht die Zuständigkeit ausspricht wobei im Vertrag deutsches Recht gewählt wurde, zeigt Schwächen. Diese Variante führt nämlich zu einer gespaltenen Anknüpfung hinsichtlich das anwendbaren Immaterialgüterrechts und des anwendbaren Rechts hinsichtlich des Schuldverhältnisses (auch Vertragsstatut genannt). Das Vertragsstatut weicht in diesem Fall auch vom Recht des zuständigen Gerichts (lex fori) ab. Eine gespaltene Anknüpfung kann funktionieren, birgt in sich aber gewisse Risiken. Zum einen wird hierdurch die Anforderung nach schlichten Strukturen vernachlässigt. Zum anderen ist es nicht auszuschließen, dass ein Common Law Gericht gemäß dem Grundsatz „forum non conveniens“ solche Ansprüche, die gemäß ausländischem Recht beurteilt werden sollen (z.B. wegen Rechtswahl) abweiset.FN9

(ii) In der 2. Variante weisen die Rechtswahl- und Gerichtswahlklauseln auf das deutsche Recht und auf ein Schiedsverfahren in Deutschland hin. Nach diesem Szenario kann ebenfalls ein relativ hohes Maß an Rechtssicherheit erreicht werden. Ein Schiedsspruch aus Deutschland ist nämlich zuverlässig in den USA gemäß Staatsrecht ohne weitere sachliche Prüfung anerkennungsfähig und vollstreckbar.FN10 Hier kann allerdings eine gespaltene Rechtsanknüpfung erfolgen, denn der Schiedskörper wird gemäß dem Schutzlandprinzip das Immaterialgüterrecht des Bundesstaates Florida und der USA ggf. anwenden müssen soweit hier Fragen betroffen sind. Wenn lediglich vertragsrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden und keine Verknüpfung zum Immaterialgüterrecht des Schutzlandes (hier USA) erfolgen muss, dann genügt eine alleinige Anknüpfung an das deutsche Recht für die schuldrechtlichen Ansprüche. Eine suboptimale Variante wäre die Anhörung vor einem ordentlichen deutschen Gericht. Ein deutscher Titel kann in diesem Fall nicht sofort vollstreckt werden, sondern wird erst nach gerichtlicher Prüfung in den USA anerkannt. Daher kann ein Titel von einem deutschen Gericht hinsichtlich der Anerkennung und Vollstreckbarkeit in den USA mit gewissen Rechts-, Kosten- und Prozessrisiken verbunden sein.

6. Fazit
Der Abschluss eines Technologie-Lizenzvertrages mit einem US-Partner hinsichtlich geistigen Eigentums in Form von Trade Secrets ist ein attraktives Instrument für die Expansion eines deutschen Unternehmens in die USA. Einerseits halten sich Investitionskosten in Grenzen, andererseits bleibt die wertvolle Technologie des deutschen Unternehmens geschützt und noch ganz in der Kontrolle des Lizenzgebers. Denn das gewerbliche Schutzrecht und Lauterkeitsrecht in den USA bietet ein relativ hohes Maß an Rechtssicherheit. Die Lizenzierung und der Umgang mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sind unkompliziert, da Rechtsschutz keine Anmeldung oder Registrierung voraussetzt. Dennoch muss auf wichtige Details geachtet werden. Ein gut strukturierter und entworfener Vertrag leistet dann vor diesem Hintergrund einen abschließenden und wichtigen Beitrag zum Rechtsschutz des Technologiegebers.

Endnotes:

FN1 Ann, Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums? GRU 2007, 39.
FN2 Siehe hierzu z.B. ROM II-VI Art. 8 (für außervertragliche Schuldverhältnisse) sowie auch American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes § 301.
FN3 Vgl. z.B. ROM I, Art. 4, Abs. 2-4; Restatement (2nd) of Conflict of Laws. s. 188
FN4 Vgl. ROM I, Art. 3 und Principles § 302.
FN5 Die „Uniform Law Commission“ hat den UTSA im Jahr 1979 (Änderungen im Jahr 1985) entworfen und veröffentlicht.
FN6 § 1 (4) UTSA.
FN7 EU Richtlinienvorschlag für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen: 28.11.2013 (COM(2013) 813 bzw. 2013/0402 (COD)).
FN8 Alle Mitgliedstaaten sind an das TRIPS-Abkommen durch den Beschluss 94/800/EG gebunden.
FN9 Principles § 103, Nr. 3 Reporters‘ Notes
FN10 Art. III, United Nations Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

Hinweis: Dieser Rechtsbeitrag ist lediglich informativer Art und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG IST AUSGESCHLOSSEN.